Les ajustements de la durée des brevets menacés après In re Cellect

Jul 15, 2023

La décision du Circuit fédéral de cette semaine confirme que les brevets dont la durée a été ajustée peuvent être invalidés par des brevets expirant plus tôt dans la même famille de brevets en vertu de la doctrine du double brevet de type évident (ODP). Cette décision est importante pour les titulaires de brevets qui obtiennent d'abord des revendications couvrant un aspect de leur invention, reçoivent un ajustement de la durée du brevet (PTA) en raison des retards du Bureau des brevets avec cette première demande, puis brevetent des inventions supplémentaires divulguées dans la demande originale dans les suites. La décision Cellect signifie que ces demandes ultérieures pourraient invalider le PTA du brevet principal et réduire la durée de son brevet.

Les professionnels des brevets devraient suivre de près cette affaire. Les requêtes pour une nouvelle audition sont attendues le 12 octobre 2023 et les mémoires d'amicus sont attendus le 26 octobre 2023. Les entreprises devraient également revoir leurs stratégies de poursuite en matière de brevets afin de réduire le risque de contestations ODP intra-familiales et de minimiser leur dépendance à l'égard de la PTA lorsque d'autres options sont disponibles.

La doctrine du double brevet interdit généralement à un demandeur de recevoir plus d'un brevet pour la même invention. L’ODP est une extension judiciaire de la doctrine du double brevet qui interdit à un brevet expirant plus tard d’avoir une revendication « brevetablement indistincte » de celle d’un brevet expirant plus tôt.

L'origine de l'ODP remonte à la fin des années 1800, lorsque la durée des brevets américains était mesurée à partir de la date de délivrance du brevet. Dans l'ancien système, les inventeurs pouvaient théoriquement étendre leur exclusivité en déposant plusieurs demandes revendiquant des variations évidentes d'une même chose. Les brevets pourraient être délivrés à des moments différents, donnant ainsi à l'inventeur un monopole plus long. Les tribunaux ont créé l’ODP pour éviter ce type de potentiel de jeu.

ODP dispose cependant d’une soupape de sécurité. Si un demandeur possède deux brevets sur des inventions indistinctes, il peut déposer une clause de non-responsabilité pour que les brevets expirent le même jour. Si le titulaire du brevet dépose une clause de non-responsabilité avant l'expiration du brevet expirant plus tôt, cela corrige l'ODP. Mais après l’expiration du premier brevet, une clause de non-responsabilité n’est plus une option : l’ODP rend simplement invalide le brevet qui expire plus tard. Les clauses de non-responsabilité terminales sont donc utiles pour protéger les brevets expirant plus tard, mais elles peuvent se faire au détriment d'une durée de brevet précieuse.

Le Congrès a adopté plusieurs réformes qui ont affecté la durée des brevets dans les années 1980 et 1990. Premièrement, en 1984, le Congrès a autorisé la prolongation de la durée des brevets (PTE) pour compenser les titulaires de brevets pharmaceutiques pour la durée du brevet effectivement perdue au cours du processus d'examen de la FDA. Puis, en 1995, le Congrès a fixé la durée du brevet au moment où l'inventeur déposait sa première demande de brevet, et non au moment où le brevet était délivré. Parce que le temps passé pendant l'attente d'une demande de brevet réduirait désormais la durée du brevet, le Congrès a également créé la PTA pour compenser les inventeurs pour le temps perdu en raison des retards excessifs de la part du Bureau des brevets. PTA et PTE signifient tous deux que les brevets qui remontent à la même demande originale peuvent avoir des dates d'expiration différentes.

Ces réformes ont soulevé une question à laquelle il a fallu plus de deux décennies pour répondre : quel rôle l’ODP joue-t-il dans ce nouveau régime ? Même si différents brevets revendiquant des inventions connexes peuvent encore expirer à des moments différents, les différences sont généralement dues à des ajustements et extensions légalement autorisés (PTA et PTE), et non à une stratégie de jeu. Le Circuit fédéral a confirmé en 2007 (et à nouveau en 2018) que les différences de dates d'expiration causées par le PTE ne déclenchaient pas l'ODP, mais l'interaction entre le PTA et l'ODP était moins certaine.

À partir de 2014, le Circuit fédéral a laissé entendre qu’il pourrait considérer la PTA différemment de la PTE. Depuis lors, plusieurs tribunaux de district se sont penchés sur la question et sont parvenus à des conclusions différentes. Mais jusqu’à In re Cellect, aucune affaire n’avait clairement présenté cette question au Circuit fédéral.

Cellect, c'est une famille de cinq brevets couvrant les capteurs d'images. Tous les brevets remontent à la même demande originale, donc sans la PTA, ils auraient expiré en même temps. Mais quatre des cinq brevets contenaient du PTA, seul le dernier déposé n'en avait pas.